La tutela del brand tramite la registrazione del marchio: un vademecum

Cos’è un marchio®?

Il marchio d’impresa è un nome, un simbolo o, più genericamente, un segno la cui funzione è quella di collegare il prodotto o il servizio erogato ad una specifica realtà imprenditoriale in modo da distinguerlo da prodotti o servizi identici o simili forniti da altre aziende.

Registrare il marchio permette al suo titolare di esercitare un uso esclusivo sul proprio brand dando al contempo la possibilità di impedirne un utilizzo non autorizzato nel territorio in cui ne è stata chiesta la registrazione. Il marchio occupa dunque una funzione fondamentale nella strategia di marketing dell’impresa, creando un legame univoco tra azienda e destinatario dei prodotti o servizi che l’azienda propone.

L’ambito di registrazione: i prodotti e servizi

Abbiamo visto come la registrazione del marchio conferisce al suo titolare il diritto di esclusiva sul suo utilizzo. Tuttavia, questa esclusiva non è valida per tutti i prodotti e servizi esistenti bensì solo su quei prodotti e servizi individuati preventivamente al momento della presentazione della domanda.  A tale scopo esiste una classificazione internazionale (la cosiddetta classificazione di Nizza) che identifica 45 classi tra prodotti e servizi. Quando si richiede la registrazione di un marchio, è necessario “associare” il proprio marchio ad almeno una classe di prodotti e servizi.

Se una di queste classi viene omessa, un terzo può registrare liberamente un marchio per la classe non specificata.

Per questo motivo è fondamentale individuare sin dall’inizio in quale classe ricade il prodotto o servizio che si intende offrire al mercato.

Dove e come registrare il marchio

Una volta individuate le classi  il passo successivo sarà quello di identificare lo stato o gli stati in cui si intende fare domanda per la registrazione del proprio marchio. Proprio come la scelta delle classi, l’individuazione del territorio in cui si vuole richiedere la registrazione è una fase prodromica e cruciale nell’iter di registrazione del marchio per due ordini di motivi. Il primo ordine di motivi è relativo alla territorialità del marchio, per cui la mancata registrazione del marchio in un determinato paese comporta che lo stesso possa essere liberamente registrato da terzi. La scelta degli stati target dipenderà fondamentalmente dal tipo di circolazione geografica del prodotto o servizio al momento della registrazione e dalle previsioni aziendali nel medio termine.

Il secondo ordine di motivi è relativo ai requisiti di registrabilità che possono variare in base al territorio che si sceglie. Ogni Paese, infatti, ha procedure e tasse specifiche per la registrazione del marchio all’interno del suo territorio.  Senza un’approfondita analisi di questi requisiti si rischierebbe di veder rigettata la propria domanda, con la conseguente perdita delle risorse spese per la procedura.

Requisiti e caratteristiche del marchio

Affinché il marchio possa esser registrato deve rispettare i seguenti requisiti:

• Liceità: non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume. Non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi.
• Distintività: Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.
• Originalità: è cruciale assicurarsi, tramite una ricerca di anteriorità, che non esista un marchio registrato identico o simile a quello che si intende registrare, in quanto il marchio deve essere l’identità dell’azienda per garantire la qualità e l’origine dei suoi prodotti e servizi.

Una volta soddisfatti questi requisiti tutti i segni rappresentabili possono costituire marchi, siano essi parole, nomi, disegni, lettere, numeri, colori, forme o suoni dei prodotti o della loro confezione, purché tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o servizi di un’azienda da un’altra; e essere chiaramente enunciato nel registro in modo che l’oggetto della protezione accordata al titolare sia identificato in modo chiaro e preciso.

I professionisti di Aiternalex adottano un approccio strategico alla protezione dei marchi, seguendo i propri clienti dalla fase di progettazione fino a quella di gestione e sfruttamento del proprio portafoglio marchi nazionali e internazionali.